商標維權在美國（I）

林曉雲

提起知識產權，通常人們首先想到是有關文學藝術、音像影視作品的版權。其次想到是也許是有關高精複雜技術的專利。但實際上我們日常接觸最多的是有關日用品的品牌商標。而且，不僅日用品的品牌受到商標保護，其包裝與外觀設計在一定情況下也可能受到商標法的保護。

工業革命之前，老百姓生活中最大的問題是溫飽，對日用品重在實用，而不計較品牌。在現代社會裡，物質極大豐富，其後果一是人們越來越重視產品的品牌，二是不同廠商在同類產品上的競爭越演越烈。從廠商的角度來說，要想讓消費者在幾十種甚至幾百種產品認出你的產品，就必須有獨特的品牌與包裝設計。但是，一家廠商花費了相當的人力物力設計打造出來的品牌或包裝設計，它自然不願別人對其抄襲模仿，把自己的商譽拿去白揀便宜。那麼，怎樣才能從法律上保護產品或服務的品牌不受他人抄襲呢？這正是商標法的目的。

從廣義上講，美國商標法是該國反不正當競爭法的一部分。所以即使某一商標沒有註冊，也仍然可以得到法律的保護。而且，即使註冊，也未必一定要在聯邦政府註冊，州政府同樣可以註冊商標。但事實上很少有人這樣做，多數商標是在聯邦政府的專利商標局註冊的。這是因為，聯邦註冊為商標人提供更多的保護。

註冊聯邦商標有什麼好處

聯邦註冊商標享有相當廣泛的權利及保護。其中最重要的四項權益是：一，聯邦註冊商標可起到通知作用，使未經授權而使用者無法聲稱自己是在不知情的情況下使用該商標的，這對於確定賠償額是非常重要的；二，聯邦註冊商標使該商標或得不可爭辯性，也就是說，一個聯邦註冊商標在註冊之後經過連續五年的使用，其間如無他人提出爭議，此後他人便不能對商標以缺乏顯著性(見後)為理由對商標的有效性再提出抗辯。三，只有在聯邦註冊的商標才能得到美國《反商標假冒法》的保護。該法規定，針對假冒聯邦註冊商標者，被侵權人可以選擇法定賠償，賠償額從五百美元到一百萬美元不等，由法官視案情自行裁量。由於一般商標侵權案中，原告如無法證明本方的損失或被告的非法獲利便不能得到賠償，這一待遇對於原告來講十分優惠。四，美國聯邦商標法還規定，只有涉及已在聯邦註冊的商標之侵權案才能在聯邦法院提起。由於聯邦法院一般比各州法院更有效率，這也是對原告有利的一個待遇。當然，涉及非註冊商標的侵權案也可以被告違反聯邦反不正當競爭法（Lanham Act)的名義在聯邦法院提起，所以商標註冊的最後這一點好處已不太明顯。

註冊商標不是一件簡單的事情

不少人以為申請商標很簡單，不過是想出一個名字，設計一個圖案，填一張表，何況網上也有許多廉價提供商標註冊服務的公司，所以不願花錢請專業律師。殊不知商標法極為複雜，沒有專業律師很難把事情辦好。首先，商標具有獨佔性與排他性，一個名稱或圖案，一旦為一方所註冊或使用，其他方就不能再使用同樣的或近似的名稱或圖案。在過去的一個多世紀裡，全美國每年都有大量的商標申請送入聯邦專利商標局，結果是在任何一個領域裡，都已經有成千上萬的產品與服務商標被註冊了。無論是哪一行業，只要是你能想出來的名稱或圖案，基本上早有別人已經想出來，注了冊。而且，與世界各國的規則相似，美國的商標是按類別授予的。餐館業與食品業就屬於相關類別。根據美國商標法，只要是在相關類別內，同一商標的使用就有可能造成消費者混淆的可能性。所以只要你提出的商標與相關行業中的某一註冊商標重複或相似，就不予以註冊。

其次，即使你提出的商標不與相關行業中的任何註冊商標重複或相似，如果它不能滿足法律規定的商標註冊條件，也仍然無法註冊。例如，按照美國法律，商標註冊的一個基本前提是它必須具有顯著性(distinctiveness)。根據美國法院對商標法的解釋，商標按其顯著性從弱到強可分為四種：第一是原屬性(generic)商標，第二是描述性(descriptive) 商標, 第三是聯想性(suggestive) 商標, 第四是隨意性或人為性(fanciful or arbitrary)商標。

如果某一商標只是說明帶有該商標的產品或服務，不能將一家廠商的產品或服務同另一家廠商的產品或服務區分開來，就屬於原屬性商標：如「襯衫」牌襯衫，或「中餐館」中餐館，就等於沒有牌子。描述性商標傳達的信息是產品成分、特質或特性但不使人使人想起廠商，如「絲綢「牌襯衫，這也是很難作為商標來用的，因為如果你說「絲綢」襯衫，別人會以為你說的是任何絲綢襯衫。聯想性商標則使人聯想起產品的特性，如用「灰狗」來命名某一家長途汽車公司。隨意性商標與產品本身沒有任何關係，如「耐克」牌運動鞋、「戴爾」牌電腦等。人為性商標指的是將一種屬性商標用於與該種類產品或服務無關的產品或服務，例如將「蘋果」商標用於蘋果汁，就是種屬性商標，而將它用於電腦，就是人為性商標。在這四種商標裡，隨意性商標與聯想性商標都具有內在的顯著性(inherent distinctiveness)，因此應受法律保護。原屬性商標不具有任何顯著性，因此根本不應保護。只有描述性商標，本身並不具有內在的顯著性，其是否應受保護取決於它是否獲得了第二含義（secondary meaning)。

所謂第二含義，是指在公眾的心目中，這一商標主要是用來標示產品的來源而不是產品的本身。譬如某廠商的「絲綢「牌襯衫已銷售多年，在消費者已中間獲得很高的知名度，人們逐漸將「絲綢」襯衫等同於該廠商這一產品。這時就可以說該商標已獲得了第二含義，而如果另一家公司再以同樣的商標來標識其襯衫產品，就會有誤導消費者的可能了。有意思的是，由於商標人沒有採取積極措施阻止別人使用自己的隨意性商標，使其銳變為原屬性商標，這種情況偶爾也會發生，如polaroid, zerox, aspirin, kleenex 等。這方面的一個實例是「Soft Soap」牌液體肥皂。從某種意義上來說，Soap 描述的是產品，因此是一個種屬性詞彙，不應得到商標保護。但如果「Soft」一詞可以得到商標保護，申請人也可以提出將soap一詞disclaim掉，但仍然要求註冊Soft Soap這個詞組。然而，聯邦商標審查員很可能會以「soft soap」本身就是一類產品，因此「Soft Soap」屬於種屬性詞組，因此不能註冊。這時申請人就應該爭論，沒有「soft soap」這種產品，而只有「liquid soap」這一稱呼，所以「Soft Soap」用在液體肥皂產品上不屬於種屬性詞彙。但審查員也許會說，雖然，即使「Soft Soap」用在液體肥皂產品上不屬於種屬性詞彙，但仍然不能註冊，因為它是一個描述液體肥皂產品的某一特徵(質地柔軟)的形容詞，屬於描述性詞彙。這時申請人就需要爭論，「soft「在這裡並不描述液體肥皂，而只是使人通過「柔軟」這一詞彙聯想到肥皂的液體狀態，況且，通過長時間在市場上的使用，消費者一聽到「Soft Soap」，就會想到申請人這家公司，所以該詞彙即使是一個描述性詞彙，也已獲得「第二含義」，應得到商標保護。

第三，一項商標註冊申請是否能得到批准，還取決於商標是否已經在美國得到使用，申請人與使用商標的實體是何種關係等因素。世界上絕大多數的國家都採用「申請在先」的原則，即誰先申請，誰就可以將某一商標註冊。只有美國與菲律賓至今仍採用「使用在先」的原則，即誰先使用，誰就可以將某一商標註冊。根據美國商標法，如果沒有使用，申請人可以先送入一份「意圖使用(intent to use)」某一商標的申請表登記備案，這樣就可以在商標局排隊掛號，只要申請人能在三年內拿出在美國使用該商標證明，其商標就可以註冊，而且註冊日期可以追溯到將「意圖使用」登記備案的日期。三年中申請人拿不出該證明，備案自動撤銷。

第四，出於種種考慮，許多人傾向於將商標註冊在並不使用該商標的公司的名下。這樣做的一個不利之處是將來一旦因商標打起官司來，對方可以攻擊商標人在註冊前並沒有使用該商標，因此該商標不符合註冊的條件。而且在計算商標人的損失時，擁有商標的公司沒有商標產品的收益，而有這類收益的公司有不擁有商標，對商標人獲得賠償也是十分不利的。雖然這些都可以通過商標的轉讓或許可得到解決，但其間的微妙之處只有專業律師才能掌握。

正因為商標申請程序所涉及的法律十分複雜，所以美國專利商標局裡的商標審查員就都是律師。許多網上廉價商標註冊公司提供的服務，其實只包括填寫與發送表格，一旦專利商標局將申請打回，需要與其爭論，就另收費或將案子轉到專業律師手裡。

其實，即使申請到商標，如果沒有經過事先周密而全面的考慮與規劃，拿到商標不但沒有用，也許反而會給自己招來麻煩。因為其他使用或打算使用同一商標的人會提出商標異議或撤銷程序。筆者所在的事務所經常處理這類案件，看到這種情況發生時只有扼腕歎惜。

在下一期裡，我們將介紹美國商標註冊申請的過程與華人企業遇到的一些商標問題案例。有興趣的讀者可以留意。(本文僅是對美國商標法的一般闡述，不是對個案而提供的法律咨詢或意見。讀者有關於商標法的問題，可通過以下電子郵件信箱向林律師詢問：cslin2@hotmail.com)。

我所多位中美律師近年來耕筆不輟，在美國報刊雜誌上發表了幾百篇文章，在全美各主要大學做過上百場講座，同時為全美各州,中國及世界許多國家的客戶承辦過上千起案件。並於今年初陸續推出了兩本書，一本關於在美國日常生活常見的案例趣談《美國法律呼悠談》，對本書感興趣的讀者請點擊這裡。另一本記錄華人百年來移民美國的辛酸歷史《百年滄桑－－移民美國史畫》,對本書感興趣的讀者請點擊這裡。

(09/15/04)

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