商標維權在美國(II)

林曉雲

美國商標註冊申請的過程

聯邦商標註冊的申請首先由專利商標局的商標審查員根據美國商標法的各項原則審查，批准後在聯邦公報上公告。商標申請被打回以後申請人向審查員提出申辯，這在商標律師行業中稱作Office Actions。如果經過申請方爭辯審查員仍堅持其駁回申請的決定，申請方有權向美國專利商標局(USPTO)的商標審判上訴委員會(TTAB)提出上訴，這在商標律師行業中稱作行政上訴。一方申請商標，在公告期間另一方提出反對，這叫異議(Opposition)。一方已經拿到商標，另一方要求撤銷，這叫宣告無效(Cancellation)。行政上訴、異議、宣告無效這三種程序都屬於行政訴訟，而後兩種由於涉及兩方當事人，在商標律師行業中又統稱為Inter-Parte Proceedings。這種程序等於一個小型的訴訟，只不過一般不需要開庭，由TTAB根據雙方提供的陳述與證據做出裁決，時間上通常要持續一年多。

無論是Office Actions，或是對審查員決定的上訴，或是在上述哪一種Inter-Parte Proceedings中，當事人要想得到或保持自己的商標的註冊地位，都需要通過熟悉商標專業的律師根據美國商標法律中的各種規定以及每個案件中的具體情況來據理力爭。這裡面的名堂很多，學問很深，絕非外行人想像的那麼簡單。尤其是存在相似衝突的商標時，同樣的申請，有些人來做就可能獲得批准，另一些人做可能就得不到批准。只有那些能夠根據自己的長期經驗，將商標法的知識融會貫通的商標律師，才能為情形各異的客戶提供最周全最嚴密的保護。

美國商標法中的幾個基本原則

混淆可能性的分析：商標的相似程度與雙方產品/服務間的接近程度
在Office Actions中，審查員駁回申請的原因一般是申請商標與某一或某一些已註冊商標之間有混淆的可能性。而在進行混淆的可能性分析時，有兩個關鍵因素需要考慮，一是兩個商標之間的相似程度，二是雙方的產品/服務之間的接近程度。

如存在混淆的可能性，有優先權的一方勝訴
在Inter-Parte Proceedings中，TTAB則除了需要考慮申請商標與已註冊商標之間，或已註冊商標與異議方的商標之間是否存在混淆的可能性之外，還要考慮雙方之間誰有優先權。如果不存在混淆的可能性，則不需要考慮誰有優先權。但如果兩者之間確實存在混淆的可能性，則TTAB將判決有優先權的一方勝訴。

優先權：使用在先，而不是申請在先
美國同世界上多數國家不同，在確認商標優先權時採取「使用在先」，而不是「申請在先」的原則。換言之，在商標糾紛中，決定優先權的是誰先在美國使用有爭議商標的。

華人企業面臨商標問題案例

下面綜合本律師處理過的案件，提出若干虛擬案例來進一步說明在美國註冊商標的必要以及申請註冊時應該注意的一些問題。

1.
紐約X公司經營中草藥營養補品已有多年歷史，為此公司老闆李先生花錢找人設計了幾十個商標，包括文字與圖形。X公司使用該商標已有數年，但遲遲未將這些商標申請註冊。結果西海岸一家競爭者Y公司搶先將其中一些商標申請註冊，致使許多顧客誤以為該競爭者的產品來自X公司，搶走了不少生意。後來X公司不得不花費上萬美元的律師費才從從美國專利商標局得到宣告這家競爭者的商標無效的決定。李先生又花費了一千多美元之後，總算將自己的商標註冊了事。如果他及早通過律師申請商標，只需花一千多美元就可以把這事辦妥。

2.
李先生決心接受這個教訓，從此每採用一個新商標，就立即找律師去申請註冊。後來他發現加州的Y公司在其經營的營養品包裝上採用了非常近似的商標。李先生認為這侵犯了X公司的合法商標權，於是找律師向Y公司提出抗議，抗議無效後又將Y公司告上法庭。Y公司的老闆劉先生接到起訴書後，找律師向法院提出抗辯。在訴訟中，Y公司的律師提出，X公司是從2000年開始使用這一商標的，但Y公司的商標於1999年就已在中國註冊，因此在這場商標糾紛中，Y公司應擁有優先權，即使該商標與X公司的商標相似，也不能算Y公司侵權，而是X公司侵權。X公司的律師反駁說，商標權是有地域限制的，在中國註冊的商標在美國未必有效，關鍵是看誰先在美國使用這一商標的。而根據雙方提供的證據，X公司在美國對其商標的使用早於Y公司商標在美國的使用。最後，主審法官同意X公司的觀點，認為X公司擁有優先權，判決Y公司侵權，命令它停止使用有關商標，並賠償X公司損失及律師費。

3.
新澤西的王老闆新近買進一家名叫「東方」的中餐館，但他知道紐約也有一家名叫「東方」的中餐館，生意很興隆，已經開了三家分號。王老闆想，萬一將來生意做大了，會不會引起紐約「東方」餐館主人的注意，招來商標侵權的官司呢？他受過高等教育，英文也很好，並精於網上檢索，所以就在網上查了一下，發現並沒有人註冊過中餐館方面的「東方」商標。於是他去商店裡買了一本介紹如何申請商標的書，自己把申請表填好，連同申請費支票一起送進專利商標局。沒想到半個月後，收到商標審查員的復函，他的申請被駁回，理由是有人已在罐頭食品中註冊了商標，而罐頭食品與餐館服務是相關的領域，允許王老闆的中餐館使用「東方」商標，會引起消費者誤以為這家餐館是罐頭食品「東方」商標擁有人所擁有經營。王老闆自認倒霉，打算放棄「東方」的商標，但這家餐館在本地已開了多年，享有盛譽，而且前任主人還請著名報紙記者寫過評論，沒少破費。如果不用「東方」商標，另創品牌又需要不少時日與金錢。為此王老闆頗為躑躅。

4.
其實，就在王老闆為此犯愁之際，紐約「東方」中餐館的張老闆也在動同樣的腦筋。三家叫「東方」的中餐館都是他一手開創，而且生意興隆，看來在新澤西再開幾家也頗有餘地。問題是這樣做早晚會同王老闆的「東方」打起架來。於是張老闆也買來一本如何申請商標的書，依樣畫葫蘆填好了申請表，送進專利商標局。他的申請同王老闆的申請一樣，以同樣理由被駁回。但是張老闆沒有就此罷休，而是去向一位商標律師請教。律師替他向審查員提出申辯，指出餐館服務與罐頭食品之間並沒有必然的聯繫，因此張老闆的中餐館使用「東方」商標，不會引起消費者誤以為這家餐館是罐頭食品「東方」商標擁有人所擁有經營。律師還向商標審查員提供了他利用專業檢索系統查索到的資料來支持這一觀點，說服審查員改變了其最初想法，批准了張老闆的商標申請。

(本文僅是對美國商標法的一般闡述，不是對個案而提供的法律咨詢或意見。讀者有關於商標法的問題，可通過以下電子郵件信箱向林律師詢問：cslin2@hotmail.com)。

我所多位中美律師近年來耕筆不輟，在美國報刊雜誌上發表了幾百篇文章，在全美各主要大學做過上百場講座，同時為全美各州,中國及世界許多國家的客戶承辦過上千起案件。並於今年初陸續推出了兩本書，一本關於在美國日常生活常見的案例趣談《美國法律呼悠談》，對本書感興趣的讀者請點擊這裡。另一本記錄華人百年來移民美國的辛酸歷史《百年滄桑－－移民美國史畫》,對本書感興趣的讀者請點擊這裡。

(09/15/04)

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